El derecho sobre una marca registrada o en trámite de registro puede ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria. La transferencia debe constar por escrito y para que surta efectos frente a terceros, la misma deberá inscribirse ante el Registro.
El derecho sobre una marca puede transferirse independientemente de la empresa o de la parte de la empresa del titular del derecho, y con respecto a uno, algunos o todos los productos o servicios para los cuales está inscrita la marca. Cuando la transferencia se limita a uno o algunos de los productos o servicios, se divide el registro abriéndose uno nuevo a nombre del adquirente.
A pedido de una persona interesada o de una autoridad competente, puede anularse una transferencia y su correspondiente inscripción si el cambio en la titularidad del derecho fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación respecto a la procedencia empresarial de los productos o servicios respectivos.
Este contrato no debe confundirse con el contrato de licencia de uso de marcas. Este contrato implica únicamente la cesión de los derechos de uso sobre la marca o nombre comercial, pero en ningún caso se produce la transmisión de la titularidad como sí ocurre a través de la cesión, ambas figuras reguladas en el Capítulo VI de la Ley 380.
De esta forma, el contrato de licencia de uso permite a la persona que firma el contrato hacer uso de la marca. El titular podrá licenciar el uso de la marca, e incluso, podrá, por sí mismo, seguir haciendo uso de la misma, siempre que no sea una licencia exclusiva. Por el contrario, en el contrato de cesión el nuevo titular de los derechos de propiedad de la marca, nombre comercial o dominio de internet será el cesionario, por lo que el cedente no podrá seguir haciendo uso de la marca ni licenciar la misma a otras personas.
La licencia de uso también tiene efectos legales frente a terceros desde la fecha en que se solicite su inscripción ante el Registro.
En defecto de estipulación en contrario en un contrato de licencia, son aplicables las siguientes normas:
- El licenciatario tendrá derecho a usar la marca durante toda la vigencia del registro, incluidas sus renovaciones, en todo el territorio del país y con respecto a todos los productos o servicios para los cuales estuviera registrada la marca.
- El licenciatario no podrá ceder la licencia ni conceder sublicencias.
- Cuando la licencia se hubiese concedido como exclusiva, el licenciante no podrá conceder otras licencias respecto del mismo territorio, la misma marca y los mismos productos o servicios, ni podrá usar por sí mismo la marca en ese territorio respecto de esos productos o servicios.
Normalmente dichos contratos incluyen información sobre las partes del contrato; el precio de la cesión y su forma de pago o condiciones para el otorgamiento de una cesión gratuita; la descripción de la marca, incluyendo su ámbito territorial de registro y el ámbito territorial al que se circunscribe la cesión de la marca, la manifestación de la posible existencia de cargas sobre la marca y, el tipo de cesión de la marca, ya sea total, o parcial, es decir, la marca se cede sólo para ciertos productos o servicios.
No obstante, además de los aspectos antes indicados, recomendamos incluir en el Contrato otras cláusulas relevantes, como las cláusulas de confidencialidad y de no competencia del cedente ya que mediante estas, se trata de evitar que el cedente pueda seguir haciendo uso de sus conocimientos relacionados con la comercialización o uso de la marca, con posterioridad a la firma del contrato, y competir de forma desleal con el cesionario, al igual que garantizar el guardar secreto de la información revelada en relación a este contrato y a prevenir que la misma pueda ser utilizada por terceros en su propio beneficio.
Finalmente notar que a pedido de cualquier persona interesada o de una autoridad competente y previa audiencia del titular del registro de la marca, el Juez podrá cancelar la inscripción de un contrato de licencia y prohibir el uso de la marca por el licenciatario cuando, por defecto de un adecuado control por el titular, ocurriera o pudiera ocurrir confusión, engaño o perjuicio para el público, o se configurará una práctica perjudicial para la competencia dentro del mercado.