¿Puede denegar el Registro de Propiedad Intelectual el registro de una marca?

Sep 21, 2022 | Español Blog

Posted by: Francisco Alvarado | Associate at Alvarado y Asociados.

Nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintos, Ley No. 380, define a una marca como cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios. El registro de la marca concede a su titular el derecho exclusivo a utilizarla, a explotarla para una actividad económica a nivel nacional y a impedir cualquier uso no autorizado de la misma por parte de terceros, pero debes saber que no todas las marcas podrían ser admitidas para su registro ante la autoridad competente.

Una marca está sujeta a un examen de fondo para determinar si es inadmisible considerando derechos de terceros o razones intrínsecas de la marca. Los motivos de denegación por razones intrínsecas se refieren precisamente a la naturaleza de la propia marca, por ejemplo:

• Carecer de suficiente aptitud distintiva con respecto al producto o servicio al cual se aplique;
• Sea contrario a la ley, al orden público o a la moral.
• Consista en la forma usual o corriente del producto al cual se aplique o de su envase, o en una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o servicio de que se trate;
• Constituya un signo que designe, o describa o califique las características, cualidades u otros datos correspondientes al producto o servicio que pretende identificar.
• Los colores aisladamente considerados.
• Los signos que ofenden o ridiculicen a personas, ideas, religiones o símbolos de cualquier país o de una entidad internacional.
• Los signos susceptibles de causar confusión o engaño sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio al cual se aplica.
• Entre otros.

Por otro lado, debes conocer los motivos de denegación que se refieren al conflicto con derechos anteriores de terceros, por ejemplo:

• El signo es idéntico a una marca registrada o en trámite de registro en el país por un tercero desde una fecha anterior, que distingue los mismos productos o servicios.
• El signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro en el país por un tercero desde una fecha anterior, que distingue los mismos o diferentes productos o servicios, si su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con esa marca.
• El signo es idéntico o similar a un nombre comercial, un rótulo o un emblema que pertenece a un tercero desde una fecha anterior, y su uso causará un riesgo de confusión o de asociación con ese nombre comercial, rótulo o emblema.
• El signo constituye una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo,
cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con el signo distintivo notorio, o un riesgo de dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario, o implicaría un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.                  • Que el signo afectara el derecho de la personalidad de un tercero, en especial tratándose del nombre, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen o retrato de una persona distinta de la que solicita el registro, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos.

• Que el signo afectara el derecho al nombre, a la imagen o al prestigio de una persona jurídica o de una comunidad local, regional o nacional, salvo que se acredite el consentimiento expreso de la autoridad competente de esa persona o comunidad.
• Cuando el signo contenga una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, o cuando pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación, o implicara un aprovechamiento injusto de su
notoriedad.
• Que el signo sea contrario a un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial, propiedad de un tercero, protegido por una figura distinta a las reguladas en la presente Ley.
• Que el signo solicitado sea idéntico o similar a un signo que ha venido siendo usado de buena fe en el territorio nacional por un tercero, en la identificación de los mismos productos o servicios.
• Cuando el signo contenga una Denominación de Origen o una Indicación Geográfica protegida o en trámite para los mismos productos o para productos diferentes, o cuando pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la Denominación de Origen o Indicación Geográfica en su caso, que implicara un aprovechamiento injusto de su
notoriedad.

Las causales antes detalladas las puedes identificar en los artículos 7 y 8, es recomendable que previo al registro de una marca o signo distintivo puedas considerarlos y realices una búsqueda de anterioridad para descartar derechos previos inscritos y vigentes a favor de terceros, con la finalidad de determinar las posibilidades de éxito en el proceso de inscripción.